Prokazování užívání ochranné známky v námitkovém řízení a v řízení o neplatnosti ochranné známky

Právní úprava je obsažena zejména v § 26a a § 32c zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „ZoZ“) a reflektuje širší princip, podle něhož má být ochrana poskytována pouze těm označením, která jsou skutečně užívána v obchodním styku.

Povinnost řádného užívání jako východisko

Jednou z podstat ochranné známky je výlučné právo jejího vlastníka užívat ji pro výrobky či služby, pro které je zapsána. Tomu odpovídá právo třetích osob do tohoto oprávnění vlastníka ochranné známky nezasahovat. Podle § 13 ZoZ je vlastník ochranné známky zásadně povinen ji začít nejpozději do pěti let od jejího zápisu užívat; užívání ochranné známky zásadně nesmí být ani po dobu pěti let přerušeno. V opačném případě nastupují zákonem stanovené následky, mimo jiné právě v podobě oslabení procesního postavení vlastníka ochranné známky v námitkovém řízení a v řízení o neplatnosti ochranné známky.

Smyslem úpravy je zejména zabránit tomu, aby Národní databáze ochranných známek byla blokována nevyužívanými označeními. Není žádoucí, aby zápisu nové ochranné známky bránila starší známka, která není fakticky a dlouhodobě užívána ze strany jeho vlastníka.

Podstata institutu a přenesení důkazního břemene

Jak v námitkovém řízení, tak v řízení o neplatnosti má přihlašovatel nebo vlastník pozdější ochranné známky možnost ještě před věcným vyjádřením využít procesní obranu spočívající v podání žádosti o prokázání užívání starší ochranné známky.

Tímto krokem dochází ke změně procesní situace, protože důkazní břemeno se přenáší na druhou stranu, tedy na namítajícího v námitkovém řízení nebo na navrhovatele v řízení o neplatnosti. Ten musí prokázat, že jeho starší ochranná známka byla v rozhodném období řádně užívána, případně že existují řádné důvody pro její neužívání.

Z praktického hlediska má tento institut odlišný význam v obou typech řízení. V námitkovém řízení bývá zpravidla v zájmu přihlašovatele dosáhnout co nejrychlejšího zápisu ochranné známky, takže prodlužování řízení není vždy žádoucí. V řízení o neplatnosti může prodloužení řízení zlepšit procesní postavení přihlašovatele, ale bude vždy záležet na konkrétních okolnostech případu, zda je uvedenou žádost vhodné podat.

Samotná řízení

V námitkovém řízení může přihlašovatel požádat, aby namítající doložil řádné užívání starší ochranné známky, pokud je tato známka zapsána alespoň po dobu pěti let (počítáno ke dni podání přihlášky).

Žádost je nutné podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení námitek k vyjádření. Tuto lhůtu nelze prodloužit ani její zmeškání prominout.

Žádost musí obsahovat zejména číslo zápisu starší ochranné známky, označení výrobků nebo služeb, pro které má být užívání prokázáno, případně údaj, že se jedná o všechny výrobky nebo služby, a odůvodnění přípustnosti, tedy údaj o splnění podmínky pětiletého zápisu.

Pokud namítající na základě výzvy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) nepředloží ve lhůtě 4 měsíců důkazy o řádném užívání nebo důvody pro neužívání, a jde o jediné namítané právo, Úřad námitky zamítne.

Obdobná úprava se uplatní i v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou. Vlastník napadené ochranné známky může požádat navrhovatele o prokázání užívání starší ochranné známky, pokud je tato zapsána alespoň pět let ke dni podání návrhu.

I zde platí, že žádost musí být podána ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení návrhu k vyjádření. Ani tuto lhůtu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

Praktické aspekty

Z praktického hlediska je zásadní, aby žádost o prokázání užívání byla formulována dostatečně určitě. Klíčové je především správné označení výrobků a služeb, kterých se má prokazování týkat.

Pojem řádného užívání byl vykládán také judikaturou Soudního dvora Evropské unie. Z jejího výkladu plyne, že musí jít o skutečné obchodní využívání ochranné známky za účelem získání nebo udržení podílu na trhu. Nestačí pouhé symbolické nebo formální užívání, jehož cílem je pouze zachování zápisu.[1]

Při posuzování se zohledňuje celá řada okolností, zejména povaha výrobků nebo služeb, charakter trhu, rozsah a četnost užívání a celkový kontext obchodní činnosti.

V praxi se často setkáváme s tím, že vlastníci ochranných známek registrují své známky pro široké spektrum výrobků a služeb, avšak fakticky je užívají pouze pro jejich část. V takových případech může žádost o prokázání užívání výrazně posílit procesní postavení klienta, protože protistrana bude nucena prokazovat užívání v rozsahu, který neodpovídá realitě.

Z praktických zkušeností proto často formulujeme žádost tak, že se vztahuje na všechny výrobky a služby, o které se námitky nebo návrh opírají, a ponecháváme na druhé straně, aby užívání v tomto rozsahu prokázala.

Současně je vhodné v žádosti uvést, z jakých poznatků vycházíme při tvrzení, že ochranná známka není řádně užívána, i když samotné důkazní břemeno leží na druhé straně.

Závěr

Institut prokazování užívání ochranné známky představuje efektivní procesní nástroj, který může významně ovlivnit výsledek řízení. Umožňuje eliminovat nevyužívané ochranné známky z rozhodovacího procesu a posiluje postavení těch subjektů, které svá označení skutečně využívají na trhu.

Zároveň však klade vysoké nároky na procesní pečlivost, zejména pokud jde o dodržení lhůt a formálních náležitostí žádosti. Vzhledem k tomu, že lhůty jsou neprodloužitelné a jejich zmeškání nelze prominout, je třeba věnovat této obraně náležitou pozornost již v počáteční fázi řízení.

---

[1] Rozsudek ESD ze dne 11. 03. 2003 ve věci C-40/01, Ansul BV and Ajax Brandbeveiliging BV.