Veřejná známost přihlašovatele ochranné známky jako relevantní faktor pro posouzení pravděpodobnosti záměny se starší ochrannou známkou

Jejich společným jmenovatelem bylo, že přihlašovatelem pozdější ochranné známky byl veřejně známý sportovec. V prvním případě se jednalo o rozsudek SDEU (C-449/18 P a C-474/18P) z 17. 9. 2020, jehož předmětem byla kolize mezi starší slovní ochrannou známkou MASSI a přihláškou obrazové ochranné známky se slovním prvkem MESSI, jejímž vlastníkem je slavný fotbalista Lionel Messi.

V České republice vydal NSS rozsudek 10 As 101/2021-56 ze dne 10. 3. 2023 ve věci žalobkyně společnosti ES Racing s.r.o., jejímž společníkem je snowboardistka Eva Adamczyková, rozená Samková, proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Předmětem řízení před NSS ČR bylo rozhodnutí předsedy ÚPV o zamítnutí přihlášky na základě námitek založených na pravděpodobnost záměny mezi starší slovní ochrannou známkou EVA a přihlašovaným obrazovým označením obsahujícím slovní prvek EVA.

V obou dvou případech se nejvyšší soudní instance přiklonily k závěru, že není dána pravděpodobnost záměny, byť NSS ČR tento závěr konstatoval nepřímo prostřednictvím závazného právního názoru, že starší slovní ochranná známka EVA má jako celek nízkou rozlišovací schopnost pro oděvy a že obě označení nejsou vizuálně podobná.

Rozhodovací praxe se při posuzování pravděpodobnosti záměny ochranných známek tradičně opírá o zkoumání podobnosti ze tří aspektů: a) vizuálního, b) fonetického a c) významového, přičemž podobnost v kterémkoliv jednom aspektu postačuje ke konstatování podobnosti obou označení. Z evropské judikatury však rovněž vychází požadavek na globální posouzení všech faktorů relevantních pro okolnosti případu (rozsudek SDEU C-251-95 ve věci Sabel vs. Puma ze dne 11. 11. 1997). Posouzení podobnosti z výše uvedených tří aspektů je dále doplněno o tzv. neutralizační princip. Ten upřednostňuje významové hledisko tím, že výrazná významová odlišnost obou označení, založená typicky na velmi zřetelném významu jednoho označení, může neutralizovat, tedy rušit, vizuální či fonetickou podobnost a vést k závěru o nepodobnosti obou označení. Vychází se z toho, že výrazná významová odlišnost vyloučí u průměrného spotřebitele pravděpodobnost záměny i v případě označení s relativně vysokou mírou vizuální či fonetické podobnosti (například u dvou 5 písmenných slovních označení lišících se v jedné hlásce uprostřed slova jako jsou PICASSO vs. PICARO či MASSI vs. MESSI). Neutralizační princip byl použit právě v rozsudku SDEU C-361/04 PICASSO vs. PICARO ze dne 12. 1. 2006.

Dřívější judikatura brala v potaz veřejnou známost a pověst u namítaných starších ochranných známek a jejich přihlašovatelů na základě příslušných ustanovení zákona či nařízení o EUTM. V případě citovaného rozsudku SDEU ve věci Messi bylo však průlomové, že SDEU vzal v potaz veřejnou známost u Lionela Messiho jako přihlašovatele pozdějšího označení a navíc ji přijal v podstatě jako notorickou skutečnost, kterou nebylo třeba dokazovat.

Na druhé straně z rozsudku NSS výslovně neplyne, že by se soud zabýval veřejnou známostí přihlašovatelky. Na rozdíl od rozhodování v nižších stupních se NSS soustředil na posouzení inherentní rozlišovací schopnosti starší slovní ochranné známky EVA pro oděvy. NSS v bodu 31 dovozuje, že „o ochranné známce nelze bez zkoumání konkrétních okolností věci ani automaticky předpokládat, že má (alespoň) průměrný stupeň rozlišovací způsobilosti“ a následně v bodě 42 konstatuje, že „ochranná známka (EVA) má jako celek nízkou vnitřní rozlišovací schopnost“. V bodu 48 rozsudku NSS dokonce dovozuje, že slovní prvek EVA je „generický“. Závěrem NSS konstatoval, že ÚPV a Městský soud v Praze nesprávně posoudily rozlišovací způsobilost křestního jména Eva, vnitřní rozlišovací způsobilost starší ochranné známky a vizuální podobnost obou porovnávaných označení, pokud mezi nimi shledaly pravděpodobnost záměny.

V evropské judikatuře přitom lze nalézt odlišný přístup k posuzování rozlišovací schopnosti starší namítané ochranné známky v námitkovém řízení před EUIPO, a to zejména z rozsudku SDEU C-196/11 P ve věci F1 ze dne 24. 5. 2012. V něm se SDEU vyjádřil k limitům uvážení orgánu rozhodujícího námitky ohledně míry rozlišovací schopnosti starší namítané ochranné známky. SDEU konstatoval, že EUIPO posuzující námitky na základě starší národní ochranné známky nemůže v rámci svého uvážení dovodit, že starší ochranná známka nemá žádnou rozlišovací schopnost a námitky z tohoto důvodu zamítnout. (viz bod 47. „Z toho vyplývá, že aby se předešlo porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) Nařízení č. 40/94, je nezbytné přiznat určitý stupeň rozlišovací způsobilos- ti starší národní ochranné známky, na jejímž základě jsou vzneseny námitky proti zápisu přihlášky ochranné známky EU.“).

Co si tedy lze odnést pro známkoprávní praxi z těchto dvou judikátů nejvyšších soudních instancí EU a ČR? U rozsudku SDEU u ochranné známky Lionela Messiho se jedná o tak mimořádně známou osobnost (viz např. jeho 504 mil. sledujících na sociální síti Instagram), že není pravděpodobné, že by závěry o notorické známosti jeho osoby byly reálně přenositelné na jiné přihlašovatele. Nicméně je třeba mít na paměti, že veřejná známost přihlašovatele potažmo přihlašovaného označení mohou jako faktor vstupovat do posouzení pravděpodobnosti záměny a že neutralizační princip může změnit výsledek posouzení podobnosti, které by podle tradičních měřítek dopadlo opačně. Z rozsudku NSS ve věci námitek proti přihlášce společnosti ES Racing, s.r.o. Evy Adamczykové si lze odnést poučení, že namítající se nemůže bez dalšího spoléhat na to, že úřad nebo soud přizná zápisu starší ochranné známce jako celku dostatečnou inherentní rozlišovací schopnost. Lze proto namítajícím doporučit, aby v obdobných případech z opatrnosti postupovali stejně jako namítající a v námitkách tvrdili a prokazovali rozlišovací schopnost svojí starší ochranné známky získanou prostřednictvím užívání na trhu.

Článek byl publikován v časopisu Duševní vlastnictví č. 1/2025. Celé vydání je dostupné zde.