Koexistenční smlouvy: Ano či ne?

Přemýšleli jste někdy nad registrací ochranné známky? Pokud ano, pravděpodobně jste před podáním přihlášky ochranné známky provedli průzkum, zda nějaká podobná či dokonce stejná ochranná známka pro podobné či shodné výrobky a služby již není zapsána. Vzhledem k tomu, že je zde již řadu let rostoucí trend v počtu ochranných známek, je čím dál složitější zvolit do takové míry jedinečnou ochrannou známku, která by nezpůsobovala konflikt s vlastníky ostatních, již registrovaných ochranných známek.

Jedním z řešení kolize je uzavřít s vlastníkem starší ochranné známku tzv. koexistenční smlouvu.

Význam koexistenčních smluv

Koexistenční smlouvy, jak už jejich název vypovídá, jsou smlouvy, které upravují koexistenci neboli současné trvání ochranných známek vedle sebe, i když jsou si podobné či dokonce totožné.

V těchto typech smluv tak často dochází k teritoriálnímu určení užívání kolidujících ochranných známek, stanovení pro jaké výrobky a služby bude moci být ta která ochranná známka užívána a v budoucnu přihlašována, či uvedení dalších vzájemných práv a povinností vlastníků kolidujících ochranných známek. Jednou z výhod pak může být i závazek jedné či obou smluvních stran, zdržet se napadání známkových práv druhé smluvní strany, ať už se jedná o užívání, nebo nové registrace.

Koexistenční smlouvy by se tak zdály jako snový institut, jenže…

…Úřad udělal čáru přes rozpočet

V nedávném rozhodnutí Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví („EUIPO“) byly koexistenční smlouvy poměrně detailně rozebrány. Šlo o případ, kdy namítající společnost podala námitky proti zápisu ochranné známky, kterou považovala za podobnou s její starší ochrannou známkou.

Přihlašovatel v daném případě argumentoval tím, že na základě koexistenční smlouvy, kterou spolu přihlašovatel a namítající uzavřeli a kde se oba zavázali svá práva nenapadat, je namítající povinen zdržet se zásahů do práva přihlašovatele podat a používat přihlašovanou ochrannou známku (a to ačkoliv tato přihlašovaná ochranná známka je podobná). Přihlašovatel dále tvrdil, že z důvodu uzavřené koexistenční smlouvy namítající nemá způsobilost k podání námitek a že námitky podané namítajícím porušují jeho smluvní povinnosti.

EUIPO se však k argumentu přihlašovatele vyjádřilo tak, že se nemůže zabývat posouzením možného porušení koexistenční smlouvy, protože to přesahuje jeho pravomoci. EUIPO tedy nemá pravomoc rozhodovat o tom, zda konkrétní jednání je nebo není porušením smlouvy, neboť výklad soukromoprávní listiny (která se nadto v uvedeném případě řídila českým právním řádem) není skutečností, která má být ze strany EUIPO posuzována.

Ke stejnému závěru došel již dříve také Soudní dvůr Evropské unie v rámci svého rozhodnutí[1]. EUIPO tedy námitkám vyhověl a přihlášku zamítl, protože označení byla zaměnitelná.

Pokud tedy plánujete uzavřít koexistenční smlouvu, je třeba počítat s tím, že v případě sporu úřad (včetně českého Úřadu průmyslového vlastnictví) tuto smlouvu nebude brát v potaz a bude rozhodovat podle obecných pravidel, a to podle pravděpodobnosti záměny ochranných známek. Ke koexistenční smlouvě tak nebude ve sporném řízení přihlíženo a výhodnější postavení bude mít vlastník nejstarší ochranné známky.

Doporučení

Ke koexistenčním smlouvám je nutné přistupovat s určitou „rezervou“, a to s ohledem na to, že před patentovými úřady tyto koexistenční smlouvy jako argument neobstojí.

Z toho důvodu doporučujeme již při samotné přípravě koexistenční smlouvy stanovit určité sankce v případě jejího porušení (tj. například podání námitek, návrhu na zrušení či prohlášení neplatnosti ochranné známky, která byla předmětem koexistenční smlouvy), a to zejména formou smluvní pokuty.

Výši smluvní pokuty navrhujeme stanovit tak, aby tato výše byla motivační pro druhou smluvní stranu smlouvu neporušit.

Koexistenční smlouvy sice představují institut, pomocí kterého vlastníci ochranných známek mohou svá známková práva chránit, zároveň je však nutné myslet na to, že v případě sporu před patentovým úřadem argumentace založená na porušení koexistenční smlouvy před úřady neobstojí a je tedy důležité případné porušení smluvních povinností řádně ošetřit tak, aby smluvní strany byly od jakéhokoliv porušení co nejvíce odrazeny.